UfR 1998.1464 Ø

Ø.L.D. 26. juni 1998 i anke 10. afd. nr. B-3334-97
(Vagn Joensen, Kistrup, Jytte Scharling).
Danlaw Advokater, Danish Lawyers (adv. Christen Høgsberg, London) mod
Advokaterne Ole Finn Nielsen, Jacob Nørager-Nielsen, Jørgen Kjældgaard, Arne Gerlyng-Hansen, Morten Eldrup-Jørgensen, Per Neumann og Jens Ravnkilde (adv. Jens Ravnkilde, København).

Københavns Byrets dom 17. oktober 1997.
Under denne sag, hvor dommen i henhold til retsplejelovens § 366 a, stk. 2, affattes uden fuldstændig sagsfremstilling, har sagsøger, DanLaw Advokater, over for de sagsøgte, Ole Finn Nielsen, Jacob Nørager-Nielsen, Jørgen Kjældgaard, Arne Gerlyng-Hansen, Morten Eldrup-Jørgensen, Per Neumann og Jens Ravnkilde, nedlagt følgende påstande:

Principalt:
De sagsøgte advokater, samt de til enhver tid værende berettigede til at tegne "Nielsen & Nørager Advokatkontor", tilpligtes at afregistrere domæne-navnet DANLAW.COM, efter de for Inter NIC/registrator gældende regler for "transferring of a domain name" således, at det muliggøres for sagsøger, at blive berettiget til brugen af samme domæne-navn, uden mulighed for mellemliggende rettighedsindbrud fra 3. mand,
og/eller
De sagsøgte tilpligtes at anerkende,
- at de mod bedre vidende har benyttet sagsøgerens forretningskendetegn (firmanavn) på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling, i strid med lov 1994-06-01 nr. 428 om markedsføring, § 5,
og/eller
- at de sagsøgte i strid med § 6 i lov 1996-06-20 nr. 546 om erhvervsdrivende virksomheder har ladet registrere navnet DANLAW.COM til brug for de sagsøgtes underskrift/internet identifikationsadresse for Nielsen & Nørager, Advokatkontor, i forbindelse med brugen af virksomhedens World Wide Web Internet-adresse, hvorved der er skabt mulighed for forveksling med sagsøgerens virksomhedsnavn, varemærke og forretningskendetegn,
og/eller
- at de sagsøgte krænker sagsøgers i medfør at varemærkeloven, lov 1991-06-06 nr. 341, etablerede eneret til navnet DanLaw, jf. § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 3, jf. § 7.

Endvidere tilpligtes de sagsøgte én for alle og alle for én at anerkende, at de ved den skete globale registrering af sagsøgerens forretningskendetegn DanLaw snylter på sagsøgerens nationale og internationale goodwill og omdømme i forbindelse med udbud af juridiske tjenesteydelser i Danmark som resten af verden - og at de sagsøgte over for sagsøgeren er erstatningsansvarlige for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, de sagsøgte herved har udsat sagsøgeren for.

Subsidiært:
De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at de ikke er berettigede til at benytte navnet DanLaw under nogen form.

De sagsøgte har påstået frifindelse.

Der er under sagen afgivet partsforklaring af advokat Christen Høgsberg og advokat Jens Ravnkilde.

Advokat Christen Høgsberg har forklaret, at han i efteråret 1992 etablerede advokatvirksomhed i England under navnet DanLaw. Virksomheden, der blev registreret hos de engelske advokatmyndigheder, blev drevet uden hans faste tilstedeværelse, idet han fortsat var bosat i Danmark. En sekretær passede kontoret, og han rejste til London, når der var behov derfor. Efterhånden var han mere i London end i København, og i 1993 besluttede han at bosætte sig i London og pendle til København. Hans aktiviteter blev mere engelskrettede, men udbuddet af tjenesteydelser var det samme som hidtil. Han har stedse i England anvendt navnet DanLaw. Det er eksempelvis under dette navn, at hans advokatvirksomhed er kendt i handelskammeret "Danish UK Chamber of Commerce" og på den danske ambassade i London, hvor virksomheden står anført på en serviceliste indeholdende navnene på de danske advokater, der praktiserer i London. I 1996 besluttede han at gå på Internettet, og i august måned samme år rettede han henvendelse til en lokal Internet-udbyder i London. Der skete fejl under den videre procedure, og advokatfirmaet Nielsen & Nørager kom først med navnet Danlaw. Han skrev omgående til Nielsen & Nørager og gjorde opmærksom på problemet med navnet. Han har haft tre navngivne klienter, der efter søgning på Internettet har troet, at hans virksomhed var identisk med Nielsen & Nørager. Ved en søgning på Internettet under navnet Danlaw eller de andre af Nielsen & Nørager registrerede domæne-navne fremkommer alene en henvisning til advokatkontoret Nielsen & Nørager, men advokatkontoret er ikke aktiv på nettet. Afhørte har et repræsentationskontor i Danmark på adressen Xxxxxxvej 57, ##00 Xxxxxrup. Telefonnummeret er ## ## 26 04. Der er nærmest tale om "en postkasse", idet han ikke driver advokatvirksomhed med Danmark som fast driftsted. Han har aldrig stået i danske telefonbøger under betegnelsen DanLaw. Afhørte husker ikke, hvornår han fraflyttede den i bilag 1 nævnte kontoradresse Sølvgade 90. Adressen Tagesmindevej 1, Gentofte, mener han blev opgivet i foråret 1995. Han har herefter ikke drevet advokatvirksomhed fra en adresse i Danmark. Afhørte har accepteret den måde, hvorpå hans virksomhed er anført i Labor Kontor Dagbog 1997 (bilag 19). C/o-angivelsen skyldes, at afhørte har ansatte advokater, men han har i dag ingen partnere.

Advokat Jens Ravnkilde har forklaret, at han igennem 12 år har været ansat som advokat hos advokatfirmaet Nielsen & Nørager. Følgende advokater er partnere: Ole Finn Nielsen, Jacob Nørager-Nielsen, Jørgen Kjældgaard, Arne Gerlyng-Hansen, Morten Eldrup-Jørgensen og Per Neumann. I efteråret 1996 tilrådede afhørte partnerkredsen, at advokatfirmaet kom med på Internettet. De 6-7 registrerede domæne-navne er lavet alene af afhørte i løbet af få minutter. Afhørte foretog i den forbindelse ingen undersøgelser vedrørende eventuel krænkelse af tredjemands bedre ret, idet han tænkte, at eneretskrænkelser forudsætter branchesammenfald, og ingen dansk advokat må kalde sig disse domæne-navne. Afhørte havde på dette tidspunkt aldrig hørt om sagsøgerens navn eller om et advokatkontor ved navn Danlaw. Advokatkontoret Nielsen & Nørager er endnu ikke til stede på Internettet, idet der ikke er udarbejdet en hjemmeside. Hvis man på Internettet søger på et af de registrerede domæne-navne, får man blot en henvisning til advokatkontoret. Det er fortsat planen, at der skal udarbejdes en hjemmeside også under navnet Danlaw, men der har endnu ikke været den nødvendige tid til at udarbejde en kvalitetshjemmeside. Afhørte kan ikke sige, hvornår det sker. Afhørte er enelegitimeret til at repræsentere Nielsen & Nørager over for Internettet. Afhørte var først af den opfattelse, at det var tilstrækkeligt med én Internetadresse. Efterfølgende fandt han ud af, at det kunne være interessant med flere domain-navne, hvilket er baggrunden for de forskellige registreringsdatoer. Ansøgningsskemaer til Uni-C er underskrevet, få dage før registrering fandt sted. Afhørte har ikke ønsket at fremlægge registreringsansøgningerne under nærværende sag, idet han mener, at de er uden betydning. Da afhørte skrev ansøgningerne, havde han ikke hørt om den retssag, der verserer mellem en af kontorets partnere og en klient til sagsøger. Der er ingen fast procedure på advokatkontoret, når folk ringer og beder om advokatbistand. Afhørte bekendt er der ingen, der har ringet efter at have set advokatkontoret på Internettet under et af de registrerede domæne-navne. Advokatkontoret optræder også i forskellige advokatoversigter på Internettet. Afhørte ved ikke, hvorvidt advokatkontorets skandinaviske samarbejdspartnere på deres hjemmesider har "links" til advokatkontorets domæne-navne.

Sagsøgeren har gjort gældende, at de sagsøgte krænker sagsøgerens ret til brugen af navnet DanLaw, jf. de i den principale påstand nævnte bestemmelser i markedsføringsloven, lov om erhvervsdrivende virksomheder og varemærkeloven. Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at de sagsøgte siden 1993 har været bekendt med sagsøgerens brug af navnet DanLaw, og at de sagsøgtes formål med at opretholde den ulovlige tilstand er "domain name grabing" også betegnet som "domain name Hijacking" med det utilslørede sigte, at opnå en uberettiget økonomisk vinding på sagsøgerens bekostning. Sagsøgeren har endelig anført, at de sagsøgte i forvejen har ladet en lang række domæne-navne registrere, der fortsat er ubenyttede af de sagsøgte, og at virksomhedsnavnet DanLaw ikke er en deskriptiv betegnelse.

De sagsøgte har principalt gjort gældende, at sagsøger ikke har enerettigheder her i landet over betegnelsen DanLaw som betegnelse for en dansk advokatvirksomhed, at enerettigheder over betegnelsen DanLaw anvendt som betegnelse for en dansk advokatvirksomhed kun kan opnås i kraft af indarbejdelse her i landet, at sagsøgeren ikke har løftet bevisbyrden for, at den nødvendige indarbejdelse her i landet har fundet sted, og at sagsøgeren har ansøgt om betegnelsen DANLAW. COM som internetadresse i begrundet god tro.

Subsidiært har de sagsøgte vedrørende sagsøgerens påstand om afregistrering og sagsøgerens subsidiære påstand gjort gældende, at en krænkelse af sagsøgerens eneret kun udgøres af en anvendelse af betegnelsen i markedsføringen af de sagsøgtes advokatvirksomhed, og at de sagsøgte derfor har ret til at anvende domæne-navnet som adresse på en hjemmeside uden tilknytning til de sagsøgtes advokatvirksomhed.

De sagsøgte har endelig anført, at de fortsat ikke er til stede på Internettet, og at den blotte registrering af domæne-navnet ikke krænker sagsøgerens ret, idet det er en grundsætning i kendetegnsretten, at forberedelseshandlinger ikke i sig selv er nok.

Rettens bemærkninger:
Efter bevisførelsen, herunder især den af advokat Høgsberg afgivne forklaring, kan det lægges til grund, at advokat Høgsberg driver advokatvirksomhed i England, men ikke i Danmark. Sagsøgeren findes endvidere ikke at have bevist, at betegnelsen DanLaw er taget i brug og vedvarende anvendt her i landet. Sagsøgeren har herefter ikke stiftet en varemærkeret, der er beskyttet af den danske varemærkelovgivning, ligesom de sagsøgtes registrering på Internettet af domænenavnet Danlaw ikke i forhold til sagsøgerens udenlandske advokatvirksomhed findes at indebære en tilsidesættelse af reglerne i markedsføringslovens § 5 eller af § 6 i lov om erhvervsdrivende virksomheder. Herefter og idet sagsøgeren ikke har godtgjort, at de sagsøgte på andet grundlag har krænket sagsøgerens rettigheder, frifindes de sagsøgte for samtlige de af sagsøgeren nedlagte påstande.

Østre Landsrets dom.
Københavns Byrets dom af 17. oktober 1997 - - - er anket af Danlaw Advokater, Danish Lawyers, der endeligt har nedlagt følgende påstande:

De indstævnte tilpligtes at anerkende,

at de i forbindelse med internet navneregistrering af "DANLAW.COM" har handlet i strid med god markedsføringsskik,
at de ved, mod appellantens protest, at opretholde registrering af domæne-navnet "DANLAW.COM" handler i strid med god markedsføringsskik,
at de benytter appellantens virksomhedsnavn, varemærke og forretningskendetegn "DANLAW", uden at være berettiget hertil,
at de benytter domænenavnet "DANLAW.COM" på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med appellantens advokatvirksomhed "DANLAW",
at de ved under de konkrete omstændigheder at have ladet domænenavnet "DANLAW.COM" registrere og ved mod appellantens protest at have opretholdt registreringen har handlet i strid med reglerne i markedsføringslovens § 1 og § 5,
at de under samme omstændigheder som omtalt under pkt. 5) har handlet i strid med § 6 i lov om erhvervsdrivende virksomheder,
at de ved registreringen af domænenavnet "DANLAW.COM" har krænket appellantens i medfør af varemærkelovens § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 3, jf. § 7, etablerede eneret til navnet "DANLAW",
at de ved den globalt virkende registrering af internet domænenavnet "DANLAW.COM" som udbyder af juridiske tjenesteydelser snylter på appellantens nationale og internationale good-will og omdømme, og at de over for appellanten er erstatningsansvarlige for de økonomiske og ikke-økonomiske skader, de herved har udsat appellanten for.
Appellanten har endvidere nedlagt påstand om, at de indstævnte samt de til enhver tid værende i øvrigt berettigede til at tegne "Nielsen og Nørager Advokatkontor" i relation til retten til at råde over internet domænenavnet "DANLAW.COM." tilpligtes
principalt at afregistrere det den 28. november 1996 hos Internet Network Information Center (InterNic), Virginia, USA, registrerede domænenavn "DANLAW.COM", efter de for InterNic/registrator gældende regler for transferring of a domain name, således at det muliggøres for appellanten at blive berettiget til registrering af samme dornænenavn uden mulighed for mellemliggende rettighedsindbrud fra 3. mand,
subsidiært til ikke at benytte "DANLAW" under nogen form.

De indstævnte har påstået stadfæstelse.

Forklaringer:

Der er for landsretten afgivet supplerende partsforklaring af advokat Christen Høgsberg og vidneforklaringer af Christian Boy Birck og Theo Wegner Tams.

Advokat Christen Høgsberg har bl.a. forklaret, at han er ansvarlig eneindehaver af virksomheden DanLaw Advokater. Han drev oprindelig advokatvirksomhed med fast driftssted i Danmark. I 1992 flyttede han personligt til London, men fortsatte indtil 1995 med også at have fast driftssted i Danmark. I 1995 opgav han sit faste driftssted i Danmark og solgte de lokale danske aktiviteter til en medarbejder, idet han selv beholdt den internationalt orienterede del af aktiviteterne. Han driver fortsat virksomhed i Danmark, dels fra sit faste driftssted i London, dels ved møder med klienter m.m. og retsmøder i Danmark. Han rådgiver bl.a. danske klienter om engelsk ret. Han har i sin virksomhed som advokat bl.a. den 27. april 1995 modtaget brev fra de indstævntes kontor stilet til DAN LAW Advokater att. advokat Christen Høgsberg. Han er i forbindelse med sin advokatvirksomhed i Danmark gennemsnitligt 10 dage om måneden. Han mødes fortrinsvis med klienterne hos disse, men har også mulighed for at leje lokaler på et kontorhotel, ligesom en advokatkollega lejlighedsvis har stillet lokaler til rådighed for ham. Hans virksomhed har et dansk mobiltelefonnummer, og han sørger for, at der altid er viderestilling til ham eller en medarbejder i virksomheden. Indstævntes registrering af domænenavnet DANLAW.COM har givet anledning til forvekslinger. Han er således 3 gange blevet kontaktet af mulige klienter, der har søgt på virksomhedens navn på internettet og så er blevet henvist til "Nielsen og Nørager advokatkontor".

Christian Boy Birck har som vidne forklaret, at han er rådgivende civiløkonom med speciale i rådgivning af virksomheder i økonomiske vanskeligheder. I forbindelse hermed har han henvist såvel danske som engelske klienter til appellanten. Han har deltaget i møder i Danmark med Høgsberg og danske virksomhedsledere. Appellantens honorarnotaer til både vidnets klienter og vidnet selv er blevet udstedt i danske kroner. Appellanten driver efter hans opfattelse i høj grad virksomhed i Danmark. Vidnet har markedsført appellanten i Danmark ved mundtlige anbefalinger på møder og over for klienter. Vidnet har i et tilfælde erfaret, at appellanten og de indstævnte er blevet forvekslet som følge af de indstævntes internetregistrering. En engelsk virksomhed, som vidnet havde anbefalet at kontakte appellanten, havde således i stedet fundet frem til indstævnte via internettet. Dette var generende for vidnet, idet det medførte, at klienten mistede tillid til ham.

Theo Wegner Tams har som vidne forklaret, at han som ansat i virksomheden UNI-C har foretaget registreringen af de af de indstævnte anmeldte domænenavne. Alle registreringer er foretaget på grundlag af ansøgningsformularer af samme type som den som bilag 32 fremlagte, hvoraf det bl.a. fremgår, at det er en betingelse for registrering af et domænenavn, at brugen af navnet ikke strider mod tredjemands ret.

Procedure:

Appellanten har i det væsentlige gentaget sin procedure for byretten og har herved anført, at man har drevet advokatvirksomhed i Danmark under firmanavnet DanLaw siden 1993. Det forhold, at virksomheden har fast driftssted i England, medfører ikke, at virksomheden ikke er omfattet af bestemmelserne i retsplejeloven, markedsføringsloven, varemærkeloven og lov om erhvervsdrivende virksomhed for så vidt angår den del af virksomheden, der udøves i eller retter sig mod Danmark. Appellanten har derfor opnået eneretten til firmabetegnelsen DanLaw som betegnelse for den af appellanten drevne advokatvirksomhed i Danmark.

Det gøres endvidere gældende, at de indstævnte siden 1994 og i hvert fald siden den 27. april 1995 har været bekendt med, at appellanten drev virksomhed i Danmark under firmabetegnelsen DanLaw. De indstævnte har derfor været i ond tro ved registreringen af dette domænenavn. De indstævnte har endvidere ved denne registrering og den samtidige registrering af yderligere mindst 5 domænenavne haft til formål at forhindre andre rettighedshavere i at benytte eget navn.

Det gøres endelig gældende, at de indstævnte er pligtige at afmelde registreringen af domænenavnet, idet de indstævntes registrering af flere samtidige domænenavne må anses for udøvelse af erhvervsvirksomhed, selvom de registrerede navne ikke benyttes aktivt på internettet. Afregistreringen må ske efter de for InterNic gældende regler for "transferring of a domain name", idet det kun derved er muligt at stille appellanten, som om de indstævnte ikke havde krænket appellantens rettigheder.

De indstævnte har procederet som for byretten og har herudover bestridt, at de har handlet i strid med markedsføringsloven, herunder dennes § 1. Det gøres gældende, at appellanten ikke før indstævntes registrering af domænenavnet har foretaget markedsføring i Danmark af betegnelsen DanLaw. Hertil kræves markedsføringsmæssig aktivitet rettet mod en ubestemt kreds, og dette har i kke været tilfældet. Virksomheden har således ikke været optaget kontinuerligt i telefonbøger eller faglige opslagsværker i Danmark. Tilfredse klienters anbefaling kan ikke anses for en markedsføringsmæssig aktivitet. De indstævntes registrering af domænenavnet er ikke i strid med markedsføringsloven, idet dette ville forudsætte, at appellanten er indehaver af et kendetegn, der kan beskyttes. Da dette ikke er tilfældet, jf. varemærkelovens regler, foreligger der ingen krænkelse. Det bemærkes herved, at det følger af advokatrådets bestemmelser, at intet dansk advokatfirma kan kalde sig DanLaw.

Landsrettens bemærkninger.

Det lægges efter det fremkomne til grund, at appellanten også efter 1995 har drevet og fortsat driver advokatvirksomhed her i landet, at appellanten også i skrivelser til klienter, modparter m.v. her i landet har benyttet og benytter en firmabetegnelse, hvori "DanLaw" indgår, men at firmabetegnelsen ikke har været anvendt i opslagsværker og telefonbøger forud for den omtvistede internetregistrering, bortset fra Advokatsamfundets 1993-fortegnelse, hvori "Dan Law" er anvendt som betegnelse for kontoret i London.

Ordet "DanLaw" er såvel i sine enkelte dele som i sammenstillingen beskrivende og angiver alene, at appellanten, der har sit driftssted i London, også beskæftiger sig med dansk ret.

Landsretten finder herefter ikke, at appellanten har godtgjort, at han ved sin virksomhed her i landet har erhvervet en sådan ret til betegnelsen "Dan Law", at de indstævntes registrering og anvendelse af domænenavnet "DANLAW.COM" som internetadresse strider mod varemærkeloven, markedsføringsloven eller lov om erhvervsdrivende virksomheder.

Landsretten stadfæster derfor dommen.