UfR 2002.1056 SH

S.H.D. 21. februar 2002 i sag V 120/00
(Elmer, Allan Suhrke, Torben Svanberg).
Bynet Danmark K/S (adv. Kjeld Skov) mod
Slagelsetryk A/S (adv. Jens Jakob Bugge).

Bynet Danmark K/S (i det følgende: Bynet Danmark) driver Internetportalen BYNET.DK og har blandt andet registreret domænenavnet BYNET.DK og ord- og figurmærket BYNET.DK.

Under sagen skal der tages stilling til, om Bynet Danmark kan forbyde, at Slagelsetryk A/S (i det følgende: Slagelsetryk) bruger domænenavnet bynet-slagelse.dk og andre domænenavne, hvori udtrykket bynet indgår.

BYNET.DK
Bynet Danmark ejes 100 % af Metropol Online A/S, der er et internetsamarbejde mellem Jydske Vestkysten, Århus Stiftstidende og Det Berlingske Officin. Bynet Danmark har den 31. januar 1997 fået domænenavnet BYNET.DK registreret hos dk.hostmaster og har siden 1998 drevet en Internetportal under dette domænenavn med internettjenester, annoncering og lokale byguides.

Når man klikker sig ind på webstedet, får man blandt andet en oversigt over en række byer, og klikker man på en af disse, for eksempel Slagelse, ledes man videre til en webside, der hovedsagelig indeholder nyheder og annoncer, links til kommunale oplysninger samt links til lokale dagblade (i Slagelses tilfælde: Sjællands Tidende) og lokalaviser.

I forbindelse med at en by optages på BYNET.DK, indgår en person eller et selskab en franchiseaftale med Bynet Danmark. Ved franchiseaftalens indgåelse giver Bynet Danmark tilladelse til, at betegnelsen bynet må anvendes på den lokale hjemmeside samt i markedsføringen for denne. Der er for tiden 39 byer tilmeldt BYNET.DK, og yderligere byers hjemmesider er under udarbejdelse af Bynet Danmark.

Slagelse indgår i BYNET.DK, og franchisetager i Slagelse har i den for denne sag relevante periode betalt sædvanlig licensafgift til Bynet Danmark.

Bynet Danmark har med virkning fra den 11. juni 1998 henholdsvis den 11. august 2000 fået registreret BYNET.DK som ordmærke henholdsvis figurmærke i Patent- og Varemærkestyrelsen. BYNET DANMARK er endvidere registreret som ordmærke med virkning fra den 8. juni 1999. Registreringen omfatter en række forskellige klasser, herunder annonce- og reklamevirksomhed og diverse online-tjenester. Registreringerne er sket uden indsigelser.

Bynet Danmark anvendte i regnskabsåret 1999 2.446.587 kr. på udviklingen af konceptet BYNET.DK, og Bynet Danmark havde ved udgangen af 1999 anvendt i alt 3.259.221 kr. på udviklingen af konceptet.

bynet-slagelse.dk
Slagelsetryk har den 8. marts 1999 registreret domænenavnet bynet-slagelse.dk hos dk.hostmaster. Slagelsetryk har efterfølgende taget domænenavnet i brug for tjenester, hvor man kan søge oplysninger om Slagelse Kommune, herunder lokale nyheder og begivenheder, annoncer m.v.

Ved skrivelse af 8. august 2000 har Bynet Danmark over for Slagelsetryk påtalt anvendelsen af bynet-slagelse.dk under henvisning til varemærkelovens § 4 og Bynet Danmarks varemærker.

Forklaringer

Direktør for Bynet Danmark Keld Christensen har blandt andet forklaret, at Bynet Danmark oprindelig samarbejdede med TeleDanmark om udviklingen af bynet-konceptet. Da samarbejdet ophørte, blev konceptet og alle rettighederne hertil overdraget til Bynet Danmark. Idéen er opstået på et tidspunkt i 1990'erne, da aviserne kunne mærke, at rubrikannoncerne flyttede fra det trykte medie til Internettet. BYNET.DK er et opslagsværk med lokale nyheder og begivenheder, lokale adresser, telefonnumre og virksomheder. Navnet BYNET.DK blev valgt, fordi det er et kort og meget sigende navn for produktet, hvilket er særdeles vigtigt, når det skal anvendes på Internettet. BYNET.DK signalerer, at begrebet relaterer sig til Internettet.

Bynet Danmark kontrollerer løbende, om der sker krænkelser af varemærkerettighederne. Flere og flere er begyndt at gøre brug af udtrykket bynet, og antallet af krænkelser er steget, i takt med at BYNET.DK er blevet kendt. Han vil tro, at det samlede antal krænkelser udgør omkring 30, og alle er blevet påtalt. Hovedparten af krænkelserne foretages af lokale aktører, og en del er ophørt efter påtalen. Der er ca. 20 tilfælde, hvor krænkelserne ikke er ophørt efter påtale, men Bynet Danmark vil forfølge disse krænkelser. Bynet Danmark har ikke påtalt de tilfælde, hvor aviser har omtalt BYNET.DK som "bynettet".

Slagelsetryk må inden oprettelsen af bynet-slagelse.dk have kendt til BYNET.DK, ligesom Slagelsetryk må have været bekendt med, at Slagelse var optaget på Bynet Danmarks websted. Slagelse kom på Bynet Danmarks websted i starten af 1999.

Når man fra portalen BYNET.DK har klikket sig ind på Slagelse, fremtræder webstedets adresse som http://slagelse.bynet.dk. Eksistensen af to hjemmesider, SLAGELSE.BYNET.DK og bynet-slagelse.dk, giver forvirring blandt brugerne, som kun ønsker at bruge penge på én søgning, og da hjemmesiderne let forveksles, giver det anledning til en masse "flimmer".

Det er korrekt, at der på websiden BYNET.DK på et tidpunkt indsneg sig fejl ved, at man nogle steder brugte udtrykket bynettet i stedet for bynet, men disse fejl er rettet.

Direktør og medejer af Slagelsetryk Frank Bo Hansen har bl.a. forklaret, at Slagelsetryk i mange år har lavet den lokale telefonbog for Slagelse. Telefonbogen kaldes også vejviser. I 1996 fik han ideén til at lægge vejviseren på Internettet. I 1997 lavede Slagelsetryk sammen med to andre virksomheder en portal på nettet. Portalen blev kaldt TELEVEJ.DK. Der blev lagt forskellige oplysninger om kommuner ind på TELEVEJ.DK, men Registertilsynet anmodede om, at en del af oplysningerne blev fjernet. Man drøftede herefter muligheden for at lave en portal med navnet Sjællandsporten, og han var i forhandlinger om at lave en samlet løsning for de sjællandske kommuner, med det blev ikke til noget.

Slagelsetryk fik i 1999 hos dk.hostmaster registreret domænenavnet bynet-slagelse.dk.

Slagelsetryk har lagt oplysninger ind om Slagelse på hjemmesiden, som har været brugt siden juni 2000. Foreløbig har hjemmesidens indtjening ikke været stor. Han vil tro, at indtjeningen indtil videre har været under 10.000 kr. Omkostningerne ved etableringen af hjemmesiden har været store.

På tidspunktet for registreringen og ibrugtagningen af bynet-slagelse.dk havde han ikke kendskab til Bynet Danmarks koncept og forretningskendetegn, men han var dog klar over, at der var noget registreret under BYNET.DK.

Påstande

Bynet Danmark har nedlagt påstand om, at Slagelsetryk tilpligtes at ophøre med anvendelsen af Bynet Danmarks varemærker BYNET.DK og BYNET DANMARK samt elementet bynet i disse, idet Slagelsetryk herunder tilpligtes at anerkende at være uberettiget til

at opretholde registreringen af internetdomænet www.bynet-slagelse.dk,
at anvende, registrere eller opretholde registreringen af andre internetdomænenavne, hvori elementet bynet indgår,
at anvende elementet bynet i forbindelse med markedsføringen via Slagelsetryks hjemmeside på Internettet, herunder at gøre brug af bynet som registreret søgekriterium og søgeord for Slagelsetryks hjemmeside på Internettet, og
at anvende elementet bynet som søgeord i de til hjemmesiden hørende underliggende meta-tags eller i andre dele af kildekoden, som ikke giver sig udslag i en på hjemmesiden læsbar tekst, herunder skjulte kommentarer til kildeteksten, og at indlægge elementet bynet i det indledende indhold på hjemmesiden på en sådan måde, at det ikke fremgår af hjemmesiden i umiddelbart læsbar form.

Bynet Danmark har endvidere nedlagt påstand om, at Slagelsetryk skal betale et vederlag på 100.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.

Slagelsetryk har påstået frifindelse og har endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at Bynet Danmark pålægges at lade registreringerne af BYNET.DK og BYNET DANMARK udslette af varemærkeregisteret.

Anbringender

Bynet Danmarks advokat har gjort gældende, at varemærkerne BYNET.DK og BYNET DANMARK er registreret med rette. Udtrykket bynet, der indgår i varemærkerne, er ikke beskrivende. Udtrykket fremgår således ikke af ordbøger. Både danske og internationale varemærkeregistreringsmyndigheders praksis dokumenterer, at Bynet Danmarks varemærker har det fornødne særpræg. NETBY er eksempelvis både registreret som ord- og figurmærke i Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er uden betydning for denne sag, at Højesteret i UfR 1991.373 har anvendt ordet bynettet som betegnelse for et kommunalt tv-kabelnet.

Slagelsetryks domænenavn bynet-slagelse.dk har en sådan lighed med Bynet Danmarks varemærker, at der er risiko for forveksling. Bynet Danmark og Slagelsetryk udbyder tjenesteydelser af samme art. Bynet Danmark har registreret og taget sine varemærker i brug, inden Slagelsetryk begyndte med bynet-slagelse.dk.

Slagelsetryk forsøger endvidere bevidst at fremkalde forveksling med Bynet Danmarks varemærker og forretningskendetegn ved at anvende domænet bynet-slagelse.dk og ved at bruge bynet som søgeord for Slagelsetryks hjemmeside. Slagelsetryk forsøger derfor på illoyal vis at udnytte Bynet Danmarks goodwill og indarbejdede navn og overtræder herved markedsføringslovens § 1 og § 5.

Bynet Danmark har ikke gennem passivitet ladet sine varemærker blive til almindelige betegnelser. At Bynet Danmark ikke altid selv har anvendt forretningskendetegnet i korrekt form, er i den forbindelse uden betydning. Bynet Danmark skal frifindes for Slagelsetryks påstand om sletning af varemærkerne, idet betingelserne for en ophævelse efter varemærkelovens § 28 ikke er opfyldt.

Slagelsetryk skal betale vederlag til Bynet Danmark efter varemærkelovens § 43, idet Slagelsetryk forsætligt har tilstræbt at skabe forveksling mellem Bynet Danmarks og Slagelsetryks virksomhed. Et rimeligt vederlag for udnyttelsen af Bynet Danmarks varemærke vil være 100.000 kr.

Slagelsetryks advokat har gjort gældende, at Bynet Danmarks varemærker ikke har det fornødne særpræg. Udtrykket bynet er således en sammenstilling af de to velkendte beskrivende betegnelser "by" og "net". Det er i den forbindelse uden betydning, at ordet bynet ikke kan findes i en ordbog. Højesteret har eksempelvis allerede i 1991 anvendt ordet bynettet, jf. UfR 1991.373 H, ligesom Patent- og Varemærkestyrelsen har afslået at registrere Hjørring Bynet som følge af manglende særpræg.

Bynet Danmark har udvist retsfortabende passivitet over for Slagelsetryks anvendelse af betegnelsen bynet-slagelse.dk, idet Bynet Danmark først har påtalt den påståede krænkelse i august 2000, til trods for at Slagelsetryk fik registreret sit domænenavn hos dk.hostmaster i marts 1999.

Bynet Danmark har endvidere ikke dokumenteret, at enhver form for krænkende adfærd er forfulgt. Bynet Danmarks varemærker er som følge af Bynet Danmarks passivitet og egne handlinger ved i flere tilfælde at anvende ordet bynettet på webstedet BYNET.DK, blevet almindelige betegnelser. Varemærkerne skal derfor udslettes efter varemærkelovens § 28, jf. den selvstændige påstand herom.

Bynet-slagelse.dk er ikke forvekslelig med BYNET.DK.

Slagelsetryk bestrider endvidere at have overtrådt bestemmelser i markedsføringsloven, idet Bynet Danmarks forretningskendetegn ikke har tilstrækkeligt særpræg, og der således intet er at snylte på.

Bynet Danmark har ikke krav på vederlag efter varemærkelovens § 43, da Slagelsetryks handlinger ikke berettiger hertil. Såfremt retten måtte finde, at Bynet Danmark har krav på vederlag, må der ved fastsættelsen heraf lægges vægt på, at Slagelsetryk højst har handlet uagtsomt.

Sø og Handelsrettens afgørelse
Bynet Danmark har den 11. juni 1998 fået registreret ordmærket BYNET.DK i Patent- og Varemærkestyrelsen og den 8. november 1999 ordmærket BYNET DANMARK. Der er ikke gjort indsigelse mod registreringerne, der derfor blev endelige og udtryk for, at Patent- og Varemærkestyrelsen fandt, at udtrykkene havde det fornødne særpræg for de varer og tjenesteydelser, for hvilke de blev registreret.

Retten finder, at udtrykket BYNET.DK har tilstrækkeligt særpræg som betegnelse for de tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, dvs. rubrikannoncering, internetudbydervirksomhed, underholdning og nyhedsformidling. Retten finder endvidere, at mærket BYNET DANMARK har fornødent særpræg som betegnelse for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.

Bynet Danmark har taget mærket BYNET.DK i brug og har antaget franchisetagere til mod betaling af licensafgift at stå for de underliggende net. Bynet Danmark har endvidere investeret betydelige beløb i forbindelse med udviklingen af software m.v. til BYNET.DK, og der er betydelige økonomiske interesser knyttet til driften af portalen og de hertil knyttede net.

Slagelsetryk har ikke godtgjort, at BYNET.DK og BYNET DANMARK er blevet almindelige betegnelser inden for branchen, endsige at Bynet Danmark har udvist passivitet over for krænkelser af mærkerne.

Bynet Danmark frifindes derfor for Slagelsetryks påstand om, at registreringerne af BYNET.DK og BYNET DANMARK skal slettes af varemærkeregisteret.

Slagelsetryks mærke bynet-slagelse.dk er først taget i brug efter registreringen af sagsøgerens mærke BYNET.DK, nemlig efter den 8. marts 1999, hvor domænenavnet bynet-slagelse.dk blev registreret hos dk.hostmaster.

Slagelsetryks mærke bynet-slagelse.dk indeholder de samme tegn som Bynet Danmarks mærke BYNET.DK, blot med bynavnet Slagelse indsat efter en bindestreg. Der er tale om de samme tjenesteydelser, og Slagelsetryks mærke krænker derfor Bynet Danmarks mærke BYNET.DK, jf. varemærkelovens § 4.

Retten finder, at Slagelsetryk på tilsvarende måde krænker eller vil krænke Bynet Danmarks varemærkeret ved
at anvende, registrere og opretholde registreringen af den dominerende del af Bynet Danmarks mærke BYNET i andre internetdomænenavne,
at anvende elementet BYNET i forbindelse med markedsføring via Slagelsetryks hjemmeside på Internettet, herunder ved at gøre brug af BYNET som registreret søgekriterium,
at anvende BYNET som søgeord for Slagelsetryks hjemmeside på Internettet og som søgeord i de til hjemmesiden hørende underliggende meta-tags eller andre dele af kildekoden, som ikke giver sig udslag i en på hjemmesiden læsbar tekst, herunder skjulte kommentarer til kildeteksten, samt
at indlægge elementet BYNET i det indledende indhold på hjemmesiden på en sådan måde, at det ikke fremgår af hjemmesiden i umiddelbart læsbar form.

Slagelsetryks krænkelse af Bynet Danmarks varemærke er sket med forsæt til Bynet Danmarks varemærkeregistreringer, og Slagelsetryks hjemmeside er opbygget, så den svarer til Bynet Danmarks forretningskoncept. Bynet Danmark er således berettiget til rimeligt vederlag for udnyttelsen af Bynet Danmarks mærke, jf. varemærkelovens § 43. Under hensyn til at Bynet Danmark har oppebåret licensindtægt fra franchisetageren i Slagelse, finder retten det rimeligt, at Slagelsetryk betaler et vederlag på 25.000 kr. for udnyttelsen af Bynet Danmarks mærke i forbindelse med Slagelsetryks hjemmeside.